La zone asiatique est souvent qualifiée de zone à risque pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de contrefaçon de produits ou d’usage frauduleux de marques sur Internet. Pourtant, cette zone n’en reste pas moins attractive économiquement au regard des marchés qu’elle abrite.
Proche géographiquement, historiquement et économiquement de la Chine et de sa réputation sur Internet ou ailleurs, Hong Kong a réussi à se démarquer de ses proches voisins et à sortir de cette zone à risque, du moins en ce qui concerne son système local de noms de domaine.
Les .HK, des ccTLD’s à nouveau fréquentables
Après avoir fait parler d’elle durant deux années consécutives (2007 et 2008) avec ses pole positions dans le classement McAfee des extensions les plus dangereuses, l’extension hongkongaise s’est refait une réputation : en 2009, elle se place en 34ème position de ce même classement, avec 1,1% de noms de domaine en .HK diffusant du contenu malveillant (contre 19% en 2008).
Cette « chute » dans le classement et la relative sécurité des extensions .HK qui en découle semblent, selon les dires du responsable du HKIRC, Jonathan Shea, provenir à la fois de l’efficace travail de cohésion des différents services du Registre, des organismes de prévention contre les attaques informatiques, de la police et des télécommunications et des opérations de contrôle menées sur les noms de domaine suspicieux. Il a été demandé aux titulaires de noms de domaine utilisés de manière manifestement frauduleuse et/ou dont les coordonnées d’identification du titulaire paraissaient fallacieuses d’apporter des preuves complémentaires de leur identité. Ce « ménage » a permis de réduire le nombre de sites à risque, vecteurs de virus, spyware, spam, phishing ou autre.
Le ccTLD .HK a gagné en sécurité grâce à un effort du Registre et de ses partenaires en amont. Pour autant, l’extension hongkongaise n’est pas plus à l’abri qu’une autre face à l’enregistrement de noms de domaine frauduleux.
Les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont régulièrement confrontés à des enregistrements de noms de domaine en fraude de leurs droits, qu’il s’agisse de l’extension de deuxième niveau .HK ou des extensions de troisième niveau .COM.HK ou .IDV.HK ou des extensions en caractères chinois .公司.hk ou .個人.hk par exemple.
Les moyens de recours dont bénéficie un titulaire de droits squatté sont équivalents aux moyens traditionnels : il a le choix entre une procédure judiciaire et une procédure extrajudiciaire.
La voie judiciaire reste, comme dans de nombreux pays, longue et coûteuse ; il est souvent préférable de privilégier la voie extrajudiciaire lorsqu’elle est envisageable.
Une procédure locale qui ne dépayse pas les habitués de la procédure UDRP
En matière de noms de domaine, Hong Kong n’applique pas les règles UDRP mais dispose d’un règlement propre pour les .HK et les extensions de troisième niveau [i].
Les conditions d’engagement d’une procédure HKDNR DRP (Hong Kong Domain Name Registration Dispute Resolution Policy) restent cependant très similaires de celles de la procédure UDRP, du moins s’agissant des extensions non réservées aux particuliers.
Un nom de domaine risque la radiation ou le transfert au requérant, lorsque :
- il est identique ou similaire à une marque enregistrée à Hong Kong,
- son titulaire ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime,
- il a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Conformément au cadre défini par les règles, l’arbitre ne peut prononcer que la radiation ou le transfert du nom de domaine au demandeur.
La taxe de procédure s’élève à 8.000 HK$ (environ 760 €) dans le cas d’un arbitre unique, au double lorsque les parties optent pour une commission de trois arbitres.
La procédure HKDNR DRP diverge de l’UDRP quant à la désignation de l’arbitre : quand le centre d’arbitrage UDRP désigne lui-même l’arbitre, le HKIAC soumet aux parties une liste de 5 candidats. Chacune des parties propose ensuite un classement de ces 5 arbitres selon ses préférences et celui qui obtient le meilleur rang dans chacune des listes sera désigné pour statuer sur le litige.
Une fois la plainte engagée auprès du HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre), le nom de domaine est gelé. Le défendeur ne peut donc pas le transférer de manière intempestive à un tiers (cyberflight). La décision de transfert n’en sera que plus facilement exécutable.
Comme l’UDRP, la procédure dure environ 2 à 3 mois, les délais de réponse du défendeur et de prononcé de la décision par l’arbitre étant fixés à 15 jours ouvrables par les règles d’application.
Les décisions sont publiées sur le site du centre d’arbitrage : www.hkiac.org.
Concernant la forme, le HKIAC n’applique pas encore de procédure électronique comme le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI ou la Cour d’Arbitrage Tchèque.
Très proche de la procédure UDRP, la procédure HKDNR DRP peut être facilement mise en œuvre pour le compte des entreprises occidentales.
Des particularités à maîtriser sous peine de déconvenues
Encore faut-il respecter les conditions d’engagement de la procédure, notamment celle de justifier de droits de marque enregistrés ou de marque d’usage à Hong Kong, des droits de marque étrangers étant insuffisants.
Même VeriSign, Inc a fait les frais de cette exigence particulière et en a été quitte de revoir sa copie (voir DHK-0600011 et DHK-0600012 VeriSign, Inc. contre Kristopher-Kent Harris au sujet du nom de domaine verisign.hk, voir aussi DN-0500016 Hallmart Limited contre Yat Fung Company au sujet du nom de domaine hallmart.com.hk ou DHK-0600013 Skype Hong Kong Limited contre Mikael Arhelger au sujet du nom de domaine skype.hk).
L’extension .COM.HK revêt la particularité de ne pouvoir être détenue que par une société immatriculée au Registre des Sociétés hongkongaises. La procédure d’arbitrage reste cependant ouverte à toute entité, même non enregistrée localement. Le requérant étranger prendra soin de joindre à sa demande en tant que co-requérant ou en tant que représentant expressément désigné sa filiale locale ou, à défaut, un représentant local susceptible de recueillir le nom de domaine à l’issue du litige.
Les noms de domaine en .HK peuvent être enregistrés en caractères latins mais les IDN chinois, traditionnel ou simplifié, sont également acceptés. Le règlement prévoit expressément que seront considérés comme identiques ou similaires les noms de domaine reproduisant les variantes en caractères traditionnels ou simplifiés de marques enregistrées en chinois. Aucun équivalent n’est prévu au règlement pour les translittérations en caractères latins. L’enregistrement de la marque à la fois en caractères latins et en caractères chinois, comme le recommande l’OMPI[ii], pourra s’avérer utile dans le cadre d’un litige relatif à un nom de domaine.
Les décisions concernant les .HK sont peu nombreuses (une cinquantaine depuis 2002) mais, mises à part certaines procédures conduites maladroitement, elles ont majoritairement été rendues en faveur du demandeur, que celui-ci soit asiatique ou non.
Bien accompagnée et conseillée, une entreprise occidentale ne devrait pas hésiter à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sur Internet et à Hong Kong, place forte de l’économie asiatique.
[i] Les extensions réservées aux particuliers comme le .IDV.HK bénéficient de règles spécifiques
[ii] Voir sur www.wipo.int, Les noms de domaine internationalisés et “Introduction au droit et à la pratique en matière de marques” (publication de l’OMPI n° 653 (F), Genève 1993, 2e éd.), paragraphe 3.1.3.3 (Termes étrangers et translittérations).
