Suite à des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation française le 12 février 2008, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a considéré dans un arrêt (très attendu) du 23 avril 2009 (affaire C-59/08) que le titulaire d’une marque « de prestige » pouvait invoquer ses droits de marque à l’encontre d’un licencié qui avait enfreint une clause du contrat de licence interdisant la vente de ses produits à des soldeurs (en raison du prestige de la marque), pour autant qu’il soit établi que cette violation portait atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.
En l’espèce, la société Christian Dior Couture S.A. (Dior) avait conclu en 2000 avec la Société Industrielle Lingerie (SIL) un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de prestige de corseterie sous la marque CHRISTIAN DIOR. Ce contrat précisait qu' »afin de préserver la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s’engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement, sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants« . En raison de difficultés économiques, SIL a néanmoins demandé à Dior l’autorisation de commercialiser des produits de cette marque hors de son réseau de distribution sélective. Malgré le refus de Dior, SIL a vendu à la société Copad S.A. (Copad), exerçant une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque CHRISTIAN DIOR.
Dior a alors assigné SIL et Copad en contrefaçon de marque devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny. Les revendeurs (licencié et soldeur) ont invoqué l’épuisement du droit de Dior sur sa marque, les produits ayant été mis dans le commerce au sein de l’Espace Economique Européen (EEE) avec son consentement. En effet, selon l’article 7, paragraphe 1 de la Directive 89/104 sur les marques du 21 décembre 1988 (article L713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle), « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Ainsi, le TGI de Bobigny a jugé que les violations du contrat de licence commises par SIL n’étaient pas constitutives d’une contrefaçon, en raison de l’épuisement du droit de Dior et qu’elles engageaient uniquement la responsabilité contractuelle de SIL.
Puis, la Cour d’appel de Paris, saisie par Dior, a considéré que les ventes effectuées par SIL à Copad n’avaient pas emporté l’épuisement des droits de marque de Dior, mais a néanmoins conclu que ces ventes non autorisées n’étaient pas constitutives de contrefaçon au motif que la violation de la clause du contrat de licence relative aux modalités de distribution ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 8, paragraphe 2 de la Directive 89/104 (prévoyant uniquement que « le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié»).
Copad a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en faisant valoir, à nouveau, que les droits de marque de Dior étaient épuisés en raison de la mise dans le commerce des produits en cause par SIL. Pour sa part, Dior a formé un pourvoi incident en reprochant à la Cour d’appel de Paris d’avoir écarté tout fait de contrefaçon à l’encontre tant de SIL que de Copad.
La Cour de cassation française a alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE des questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 7 et 8 de la Directive 89/104, et notamment sur le point de savoir :
- si le titulaire de la marque peut invoquer ses droits de marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs (ce qui permettrait d’invoquer un cas prévu par l’article 8, paragraphe 2 de la Directive);
- si le non-respect d’une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, peut être considérée comme étant un cas de commercialisation des produits marqués faite sans le consentement du titulaire de la marque (ce qui permettrait d’écarter l’épuisement des droits en vertu de l’article 7, paragraphe 1 de la Directive).
La CJCE commence par rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit, en assurant la garantie que ce produit a été fabriqué sous le contrôle d’une entreprise unique responsable de sa qualité, et considère que « la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe (…), élément essentiel pour qu’ils soient distingués, par les consommateurs, des autres produits semblables. Dès lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d’affecter la qualité même de ces produits ». Or, un système de distribution sélective permet de préserver la qualité et d’assurer le bon usage des produits de prestige et la sensation de luxe qui émane de ceux-ci, contribuant à ce qu’ils soient distingués par les consommateurs, des autres produits. La vente par le licencié de produits de prestige à des soldeurs non membres du réseau de distribution sélective peut donc constituer une atteinte à la sensation de luxe et au droit de marque. Dès lors, une clause contractuelle interdisant ladite vente doit être considérée comme relevant de l’article 8, paragraphe 2.
La CJCE d’en conclure alors qu’« il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si (…) la violation par le licencié d’une clause telle que celle en cause (…) porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi leur qualité. (…) il importe notamment de prendre en considération (…) la nature des produits de prestige, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci. (…) Au vu de ces considérations, (…) l’article 8, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe ».
Sur la deuxième question, la Cour de cassation demande à la CJCE de préciser dans quelles circonstances la mise dans le commerce par le licencié (en violation d’une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs) de produits revêtus de la marque, doit être regardée comme étant faite sans le consentement du titulaire de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.
La CJCE rappelle que « l’article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers, notamment, d’importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. L’article 7, paragraphe 1, de la même directive contient une exception à cette règle, en ce qu’il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l’EEE par le titulaire ou avec son consentement ». L’épuisement de ce droit exclusif joue lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié économiquement au titulaire, en particulier, un licencié. La CJCE précise que «Dans une telle situation, en effet, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s’assurer de leur respect ». Ainsi, le contrat de licence n’équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, des produits revêtus de cette marque. L’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit expressément la possibilité, pour le titulaire de la marque, d’invoquer les droits que celle-ci lui confère à l’encontre d’un licencié lorsque ce dernier enfreint certaines clauses du contrat de licence. La violation de la part du licencié de l’une desdites clauses fait obstacle à l’épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.
Enfin, même si la mise dans le commerce par le licencié (en violation d’une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs) de produits revêtus de la marque, devait être regardée comme étant faite avec le consentement du titulaire de la marque, la CJCE considère que, s’il y a atteinte portée à la renommée de la marque, en raison de cette commercialisation hors réseau de distribution sélective, cela peut être un motif légitime justifiant l’opposition du titulaire à la revente de ses produits pourtant commercialisés dans l’EEE avec son consentement (il appartiendra au juge national d’apprécier, au regard des circonstances de chaque espèce, si la commercialisation des produits de prestige par le soldeur, en utilisant les modalités usuelles de son secteur d’activité, porte ou non atteinte à la renommée de cette marque).
Ainsi, la CJCE a précisé sa jurisprudence relative aux motifs légitimes permettant au titulaire d’une marque d’éviter l’épuisement de ses droits et lui permettant d’interdire l’usage de sa marque pour des produits pourtant authentiques et commercialisés avec son consentement dans l’EEE : le titulaire d’une marque prestigieuse peut s’opposer à la revente de ses produits par un licencié si cette revente porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Ce qui précise la notion d’atteinte à la « qualité » des produits marqués, motif légitime d’intervention s’ajoutant aux cas d’altération ou de modification des produits authentiques (expressement prévus par les textes et présentant un risque plus évident d’atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantie d’identité d’origine d’un produit).
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