L’essence même de la marque est d’être utilisée, apposée sur des produits ou pour désigner des services. Les premières marques des potiers de l’Antiquité ou des éleveurs de bétail étaient « sérieusement » exploitées dirait-on de nos jours, puisque directement apposées sur des biens commercialisés. On retrouve cette notion de « marquage » dans la philosophie juridique ayant présidé à l’élaboration des textes du Règlement sur la Marque Communautaire (« il n’est justifié de protéger les marques (…) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ») et de l’article L. 714-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle (« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »). Ainsi, les droits du titulaire d’une marque pourraient disparaître s’il ne s’en servait pas sérieusement …
La Cour de Justice des Communautés Européennes(C.J.C.E.) a récemment été amenée à rendre deux décisions précisant davantage ce qu’il fallait entendre par « usage sérieux » de la marque.
Dans un arrêt du 9 décembre 2008 (Affaire C-442/07 VEREIN RADETZKY-ORDEN c/ BUNDESVEREINIGUNG KAMERADSCHAFT « FELDMARSCHALL REDETZKY »), rendu suite à une question préjudicielle posée par l’Oberster Patent und Markensenat autrichienne, la C.J.C.E. a rappelé que la connotation économique des marques et de leur usage ressortait de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (mentionnant les termes « marques de fabrique ou de commerce »). Or, tant les textes de droit français que ceux du droit communautaire, doivent être interprétés en conformité avec ce texte fondateur de la protection juridique de la propriété industrielle. Ainsi, la C.J.C.E. précise que le fait que l’offre des produits couverts par la marque soit sans but lucratif n’est pas déterminant. En effet, selon elle, la circonstance que le titulaire de la marque ne poursuive pas un but lucratif n’exclut pas qu’il puisse néanmoins avoir pour objectif de créer et de conserver un débouché pour ses produits sur le marché. Dans le cas présent, une association à but non lucratif peut néanmoins être financée par des dons ou percevoir d’autres rémunérations liées à ses activités en apparence « gratuites ». Tant que le titulaire utilise sa marque pour identifier ou promouvoir les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, il en fait un usage effectif qui constitue un usage « sérieux ». Dès lors, la C.J.C.E. a estimé que l’utilisation d’une marque, même par une association à but non lucratif, dans ses relations avec le public, pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et le fait que ses membres l’arborent sur des insignes portés lors de la collecte et de la distribution de dons, constituent un usage « sérieux ».
Puis, la Cour a précisé le 15 janvier 2009 (Affaire C-495/07 SILBERQUELLE GMBH c/ MASELLI-STRICKMODE GMBH), suite à une nouvelle question préjudicielle de la même Oberster Patent und Markensenat autrichienne, que le titulaire d’une marque qui l’appose sur des produits offerts en cadeau (gratuitement) pour la promotion et en accompagnement de la vente d’autres produits, n’en fait pas un usage sérieux. La C.J.C.E. a rappelé qu’il est nécessaire de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque enregistrée que lorsqu’elle a été utilisée sur le marché des produits pour lesquels elle est enregistrée. Elle considère que cette condition n’est pas remplie lorsque les produits (en l’occurrence, des boissons), couverts par la marque, sont distribués gratuitement pour récompenser l’achat d’autres produits (des vêtements) et pour promouvoir la vente de ces derniers. En effet, ces produits « publicitaires » ne font pas l’objet d’une distribution visant à les faire pénétrer sur le marché desdits produits (boissons). Dans de telles conditions, l’apposition de la marque sur ces produits publicitaires ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci, ni même à les distinguer, dans l’intérêt du consommateur, des produits provenant d’autres entreprises. La marque était uniquement exploitée sérieusement pour les autres produits (vêtements).
Ainsi, la notion d’usage « sérieux » doit s’entendre d’un usage « effectif », conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit en lui permettant de distinguer (sans confusion) ce produit de ceux ayant une autre provenance. Dès lors, la protection de la marque ne saurait perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits qu’elle couvre, sur le marché. Par ces deux arrêts, la C.J.C.E. a plus concrètement précisé qu’une exploitation « sérieuse » de sa marque implique une commercialisation, même sans but lucratif, supposant à tout le moins un contact avec le public, et doit être faite à titre onéreux dans le but de pénétrer le marché des produits sur lesquels elle est apposée.
