Récemment aux Etats-Unis, deux litiges en matière de liens publicitaires ont donné lieu à des décisions préliminaires apparemment contradictoires quant à la notion d’usage de marque.
La première affaire oppose deux agences immobilières : Edina Realty reproche à sa concurrente TheMLSonline.com d’avoir acheté l’expression « Edina Realty » (et des déclinaisons de celle-ci) en tant que mots clés pour afficher des annonces publicitaires sur Google.
Les annonces se présentaient sous la forme suivante :
« Edina Realty™ listings–MLS Home Search
Find Edina Realty™ and Twin Cities MN MLS listings. Also includes listings from Coldwell Banker Burnet, Counselor Realty and many more. Updated daily. Request showings online
www.themlsonline.com. »
Par une première opinion du 20 mars 2006, le tribunal du Minnesota devant lequel l’affaire a été portée a considéré que l’achat de mots clés constituait un « usage dans le commerce« , au sens du droit américain. Le fondement de la contrefaçon de marque pourra donc être examiné ultérieurement dans le cadre de ce procès.
A l’inverse dans une seconde affaire opposant Merck à des sites canadiens, la contrefaçon d’une marque du seul fait de l’achat de celle-ci comme mot clé par des concurrents a été écartée par un juge new-yorkais. Le juge a en effet accueilli favorablement la « motion to dismiss » présentée en défense et visant à écarter ce grief.
Dans le cadre de ce procès, le laboratoire pharmaceutique, qui commercialise un médicament aux Etats-Unis sous la marque Zocor, a assigné plusieurs sites canadiens proposant à la clientèle américaine des équivalents génériques.
Merck reproche notamment à ces pharmacies en ligne de s’être rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque Zocor, en ayant acheté ce terme comme mot clé pour l’affichage de publicités sur Google et le réseau de Yahoo.
Cette fois-ci, le juge n’a pas considéré que l’acte de réservation du mot clé remplissait la condition d’usage dans le commerce, au motif que l’achat de mots clés n’était pas un acte visible par le consommateur.
Dans cette deuxième affaire, les conditions particulières de mise en oeuvre de l’action en contrefaçon propres au droit américain conduisent donc le juge à une solution qui n’est pas celle retenue par les tribunaux français en pareil cas.
Dans les deux affaires, d’autres fondements juridiques invoqués devront également être examinés ; les instances vont donc se poursuivre.
