La bonne foi étant toujours présumée, la fraude doit alors être démontrée par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, un journaliste avait déposé le 18 juillet 2000 une marque française composée de l’expression "le feu sacré" représentée à la manière d’une signature, soulignée et en couleurs, enregistrée en classes 16, 25, 28, 38 et 41.
La société Football Club de Metz diffusait de son côté, depuis août 2000, un magazine officiel intitulé "le feu sacré!" utilisant un visuel reprenant les éléments essentiels de la marque précitée, ainsi que des publicités utilisant cette expression et proposait à la vente, par correspondance et en boutique, des vêtements et des objets divers comportant la même expression.
Le déposant a alors assigné la société Football Club de Metz en contrefaçon de sa marque "le feu sacré".
Pour sa défense, celle-ci opposait l’appropriation frauduleuse de la marque et par conséquent la nullité de son enregistrement.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi de l’action en contrefaçon, s’est prononcé sur la question de la validité de la marque du demandeur, préalable indispensable à la reconnaissance d’une contrefaçon.
Afin de démontrer la fraude, la société Football Club de Metz produisait divers éléments de preuve, révélant que le déposant avait, préalablement au dépôt de sa marque, et en sa qualité de journaliste, participé à l’élaboration du magazine, et qu’il avait assisté aux réunions au cours desquelles l’expression "le feu sacré!" avait été adoptée. Celui-ci avait toutefois été ensuite écarté de l’équipe rédactionnelle.
Selon le Tribunal,
"il résulte de l’ensemble de ces pièces que le demandeur avait eu connaissance, (…), du choix de la société Football Club de Metz d’utiliser l’expression "le feu sacré!" représentée à la façon d’une signature et, de préférence, dans une nuance de couleur grenat; que pour les mêmes raisons, il ne pouvait ignorer l’échéance fixée pour la parution du magazine; que dans ces conditions, c’est en fraude aux droits de la défenderesse qu’il a procédé au dépôt de la marque litigieuse".
Le Tribunal, confirmé par la Cour d’appel, annule l’enregistrement de la marque "le feu sacré" du demandeur et rejette par conséquent l’action en contrefaçon.
Référence: CA Paris, 8 octobre 2004
